업무소개

기술감정/가치평가


기술도입 기술은 사업계획 수립 중에 자연스럽게 부각되는 경우가 가장 흔한 경우입니다. 그 외의 경우에는 방대한 국내외 특허기술 데이터베이스를 검색하여 관련되는 기술을 비교하여 가장 원하는 기술을 찾아내는 작업을 거쳐야 합니다. 때론 기술자체를 파악하기 이전에 그 기술을 갖고 있는 회사를 파악하는 경우가 있습니다. 관련 기술에 있어서 그 회사가 보유한 특허가 있는지를 역시 데이터베이스들을 통하여 파악하여야 합니다.

어느 경우든 유사한 기술을 여러 건 파악하여 비교 검토할 수 있도록 하는 것이 좋으며, 만일 대규모의 기술도입일 경우에는 관련기술에 대한 특허의 흐름을 일목요연하게 파악한 자료가 되는 특허지도(patent map)를 전문가의 도움을 받아 작성해야 합니다.



도입대상 기술을 선정하고 나면, 제일 먼저 할 일은 도입기술의 독점권의 범위를 정확히 파악하는 것입니다. 그 결과 때로는 도입대상 기술이 이미 특허기간의 만료했거나 특허를 포기한 것으로 밝혀져서 로열티를 지불할 필요가 없는 경우도 드물게는 있습니다.

한편, 이러한 과정을 소홀히 하면 반대로 주지 않아도 될 로얄티를 주는 경우도 있습니다. 또한 도입대상기술이 외국, 예를 들어 미국에는 특허를 받았지만 한국에는 특허출원조차 해놓지 않은 경우도 발견할 수 있습니다.
이때는 단 한푼의 로얄티를 지불할 필요없이 그 특허기술을 사용한 제품이 우리나라에서만 판매되는 한 자유롭게 사용할 수 있는 것입니다.

라이센스를 받아 올 기술을 선정하는 과정에서, 대상 특허권의 독점 범위를 판단하는 것이 가장 중요한 문제입니다. 이는 당해 특허권의 특허청구범위(claim)에 의해 결정되며 이는 고도의 법률적, 기술적인 문제로 전문가의 도움을 받는 것이 필요합니다. 이 과정에서는 특허데이터베이스를 통해 입수된 공개 자료들이 기술도입 목적을 달성할 정도로 충분히 설명되어 있느냐를 판단하는 것입니다.
지적재산권의 관리가 기업의 경영전략적 차원에서 이루어지는 기업에 있어서는 상당 부분의 기술을 특허 출원서에 공개하지 않고 기업의 영업비밀로 간직하고 있는 경우가 많기 때문입니다.

이런 특허기술을 도입할 경우엔 반드시 영업비밀의 이전에 관한 것도 같이 요구하지 않으면 절름발이 기술도입이 될 우려가 있습니다.



특허권의 경우 등록원부에 대세적 효력이 있는 권리관계에 대한 현황이 나타나 있습니다. 따라서 도입대상기술이 특허인 경우에는 반드시 가장 최근의 특허등록원부를 통해서 다음 사항을 반드시 파악해야 합니다. 이는 마치 부동산을 사기전에 등기부등본을 확인하는 것과 같습니다. 

• 법적인 권리자가 누구인지? (즉 라이센스 계약의 법적인 당사자가 누구인지?)
• 현재 유효하게 존속하고 있는 권리인지?
• 존속기간의 얼마나 남았는지?
• 근저당설정, 심판 혹은 소송의 계속 중인지, 전용실시권 설정 등 하자 여부

실무에서 보면 이러한 권리관계의 파악을 소홀히 하는 경우가 의외로 드물지 않아서, 라이센스 계약을 전혀 법적인 권리가 없는 자와 하거나, 무효소송이 제기되어 진행 중인 권리에 대해 과도한 로얄티를 지불하는 경우도 있게 됩니다.

특허등록원부를 통해 도입대상기술의 정확한 법적 지위를 파악하는 것은 로열티금액의 산정 및 쌍방의 네고에 있어서도 필수적인 정보인 것입니다.



기술도입대상이 특정되고 그에 관한 모든 정보를 파악한 후에는 도입 기술보유자와 접촉을 하여 기술도입 의사를 밝히게 되고 상대가 라이센싱-아웃 할 의사가 있음을 밝히면 서로 상담에 들어가게 됩니다.



라이센싱-인에 있어서도 라이센싱-아웃과 다를 것이 없습니다. 상기 라이센싱-아웃에 대한 설명을 참고하기 바랍니다.



기술도입에 대한 쌍방의 협상이 모두 끝나게 되면 이를 문서화하는 것이 계약서 작성입니다. 계약서 작성에 있어서 다음과 같은 사항을 최소한 명확히 체크해야 합니다. 

• 계약 상대방이 계약을 체결할 정당한 권원이 있는지 여부
• 계약 대상물의 정확한 특정
• 계약 기간
• 제공되는 기술의 범위 및 종류 (필요시 구체적 문서를 특정)
• 도입기술의 사용범위 (구체적으로)
• 도입기술과 관련되는 노하우의 전수 여부 (완벽한 기술이전을 위한 장치)
• 개량기술에 대한 제공 여부
• 개량기술에 대한 특허출원의 명의 및 비용분담
• 등록상표 사용 및 라이센스권자 표시 허용 문제
• 불공정거래에 해당 여부



라이센스 계약이 단순히 특허권의 실시계약일 수도 있으나, 보다 광의로 기술이전계약의 형태로 이루어져야하는 경우가 있을 수 있습니다. 즉, 특허 받은 기술에 대해 실시해도 좋다는 실시권 허락만으로는 그 기술의 전부를 제대로 파악할 수 없는 경우가 많기 때문입니다. 이는 특허 출원시 제시하는 기술 내용과는 별도입니다.

따라서 특허 라이센스 계약시 완벽한 기술이전을 위해 기술이전계약이 필요한지 여부를 조속히 판단하여 이에 대한 사항을 계약에 포함 시키지 않으면 사실상 특허 라이센스 계약이 무용지물이 될 수도 있습니다. 기술이전을 목적으로 하는 라이센스 계약에서는 어떠한 기술의 이전을 요구하는지를 상세히 명기 (break-down)하여야 하며, 상세한 기술이전 사항을 정하기가 곤란할 경우에는 기술을 실시하였을 때 결과에 대한 요구사항을 명기하여야 합니다.